Основная масса судебных дел о нарушении исключительных прав на объект промышленной собственности (ОПС) держится на трех китах:
1.Установление факта использования ответчиком объекта промышленной собственности.
2. Проведение экспертизы (экспертиз).
3.Выполнение экономического расчета для определения убытков, нанесенных истцу и суммы иска.В большинстве случаев экспертиза проводится для установления факта использования ОПС. Но она может иметь и самостоятельное значение и перед экспертом могут быть поставлены и другие вопросы, которые могут возникнуть в ходе судебного разбирательства.
Например, могут возникнуть вопросы об эквивалентности или неэквивалентности существенных признаков сравниваемых ОПС и реального объекта, о несущественности признака независимого пункта формулы изобретения (полезной модели), о праве преждепользования, об идентичности двух патентов и т.д.Наиболее часто пред экспертом ставят вопрос «Используются ли все признаки патента на ОПС в используемом ответчиком техническом решении?»
В претензии следует кратко, но четко изложить суть дела и привести доказательства нарушения прав ответчика с позиции истца. Не запрещено подавать претензии без заключений и экспертиз, но это делается чрезвычайно редко.
Правовая основа экспертизы для арбитражного процесса изложена в ст. 79-84 АПК РФ. К сожалению, законодательство не в состоянии предусмотреть все варианты и тонкости каждого конкретного дела. Учитывая, что двух одинаковых дел не может быть, полезно иметь некоторое обобщение уже имеющейся практики для того, чтобы в конкретной ситуации воспользоваться чужим опытом, а не экспериментировать самому, с потерей времени и с риском проиграть дело.
Сразу же следует четко разделить экспертные заключения на два вида:
• несудебные (инициативные);
• судебные , назначенные судом в соответcтвии с АПК РФ и ГПК РФ.

Несудебные заключения

Несудебные заключения могут быть ( и это желательно) предоставлены в суд заинтересованными сторонами по собственной инициативе на начальной стадии судебного процесса (при подаче иска в суд). Можно конечно подносить экспертные заключения по одному и по мере проведения судебных заседаний, но это приведет к неоправданному затягиванию процесса или к принятию нежелательного для истца решения на первом же заседании суда. Тогда возникает вопрос, на который нет ответа в законодательстве (которое регламентирует порядок проведения только судебной экспертизы): сколько экспертных заключений следует приносить в суд.
Судебная практика и мой собственный опыт показал. что чем больше, тем лучше, разумеется в рамках разумной достаточности.
На это есть следующие причины:
1. Довольно часто бывают случаи , когда стороны приносят заключения с противоположными выводами. Это возможно или из-за недобросовестности одного из экспертов (ложное или просто неграмотное заключение) или из-за того, что некоторые патентно-технические вопросы допускают неоднозначный ответ. Например, один эксперт считает, что два сравниваемых признака эквиваленты, другой-нет. При такой коллизии помогает представление нескольких заключений в свою пользу при подаче иска ( до трех-четырех) против одного у противоположной стороны, или оформление заключения, подписанного несколькими специалистами (комиссионное или комплексное). Такой подход нее приведет к большим затратам, потому, что инициативное заключение обычно обходится в 10..15 тыс. руб и только очень сложного дела бывает несколько дороже. а назначенная судом экспертиза, по имеющимся данным стоит от 40 до 300 тыс. руб.Следует учитывать, что при срочном оформлении заключения, его стоимость возрастает в два раза. В большинстве случаев истцы инициативные заключения берут у специалистов своего региона, а судебную экспертизу проводят, привлекая специалистов Москвы, Санкт-Петербурга.
2. Достаточно часто при таком подходе (предоставление достаточного количества инициативных заключений) дело завершалось в пользу ответчика уже на первом заседании суда, судебная экспертиза не проводилась, а ответчик не обращался в вышестоящую инстанцию.
3. Отношение суда к таким инициативным заключениям как к заключению специалиста ил как к письменному доказательству. Кстати в Палате по патентным спорам такие заключения почему-то игнорируются. Кроме того, палата по патентным спорам не признает отчеты о патентном поиске, выполненные ФИПС, т.е. если в отчете, например, для полезной модели, выполненном по договору с ФИПС указано по всем пунктам А- нет новизны, то у Вас нет гарантии, что патент на полезную модель можно аннулировать из-за несоответствия его критерию «новизна».
Но дает ли большое количество экспертиз 100% гарантии выигрыша дела по ОПС?
Если недобросовестно оформить иск, , опоздать на заседание суда, потерять оригинал патента, а также потерять доказательства-то не дает.
При выборе специалистов и оформлении заключений (инициативных экспертиз) в первую очередь возникает вопрос о характере экспертизы. Здесь нет вообще никаких рекомендаций, но уже можно сделать небольшую и неполную классификацию.
Основные виды экспертиз по содержанию:
1. Патентная.
2. Техническая.
3. Патентно-техническая
Не следует лукавить, утверждая, что экспертиза, проведенная академиком, или большим коллективом ученых университета более правильная, чем выполненная патентным поверенным. Научный или технический специалист может дать достаточно хорошее техническое или научно-техническое заключение, от которого не будет никакой пользы ни для сторон , ни для суда, по той причине, что не обладая знаниями патентного законодательства, он не может реально оценить использован или нет ОПС в анализируемом объекте.
Для суда гораздо большую пользу даст патентное заключение. Но достаточно часто кроме патентного заключения требуется получить и техническое заключение. При такой ситуации возможны два варианта: мы получаем одно патентное заключение и одно или несколько независимых технических заключений или оформляем одно патентно-техническое заключение нескольких специалистов (комплексное), один из которых обязательно должен быть патентоведом.

Судебная экспертиза

При назначении судебного эксперта возникает множество проблем, кроме проблемы более значительного размера оплаты, требующих разрешения. например, кто конкретно может быть назначен судебным экспертом по делам, касающимся ОПС.
Наиболее вероятные кандидаты на роль судебного эксперта: эксперты ФИПС и патентные поверенные.По известным причинам стороны и суд предпочитают в качестве эксперта поручить дело эксперту, например, изобретения на технический объект поручить эксперту отдела товарных знаков , пром. образцов или отдела медицины. Но еще хуже,если экспертиза будет поручена эксперту отдела ФИПС, выдавшего патент, в идеале- эксперту, выдавшему анализируемый патент. В таком случае , мне кажется нарушится принцип независимости эксперта.
Федеральный закон от 31.05.2001г №73-ФЗ «О государственной судебной-экспертной деятельности в Российской Федерации» ( в ред. от 05.02.2007г0 в ст. 4 определяет принципы государственной судебно-экспертной деятельности,с среди которых названы принципы: независимости, объективности, всесторонности, и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники.
В последние годы возникла еще одна проблема. некоммерческая организация «Судэкс» организовала выдачу сертификатов судебных экспертов системы добровольной сертификации.Как и всякое дело, оно имеет две стороны: положительную и отрицательную. Не останавливаясь подробно на плюсах (проверка знаний на экзамене), отметим несколько недостатков. В сертификате имеется единственная запись: Основы судебной экспертизы». При таком подходе неизвестно . по каким объектам ОПС и вообще . может быть не ОПС, эксперт имеет право проводить экспертизу: по товарным знакам, по промышленным образцам или по изобретениям. Кроме того некоторые судьи отдают предпочтение сертифицированным экспертам, необоснованно ущемляя права других специалистов и не учитывают , что сертификация не обязательная, а добровольная.
На основании п.6 ст.4 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2008г №316-ФЗ «О патентных поверенных» патентные поверенные могут выступать в роли судебного эксперта, тем более давать заключение специалиста без лицензий и сертификатов.

Арбитражный процесс

Если доказательств и инициативных экспертиз окажется недостаточно для принятия судом решения, то назначается судебная экспертиза. В современном арбитражном процессе, построенном на принципах состязательности и процессуального равноправия сторон, большое значение приобретает проблемы доказывания и доказательств. Как одно из средств доказывания весьма широко используется заключение эксперта, которое имеет статус доказательства и приравнивается к другим письменным доказательствам, представленным по делу. учитывая, что эксперт выражает научно обоснованное и компетентное мнение, результаты судебной экспертизы обычно являются решающим аргументом в споре. Порядок судебной экспертизы вы арбитражном процессе регламентируется ст.82…87 АПК РФ.
В арбитражном процессе (ст.82 АПК РФ) суд назначает экспертизу по ходатайству или с согласия лиц, участвующих в деле ( в отличие о гражданского процесса, где назначение судебной экспертизы осуществляется судом независимо от волеизъявления сторон). Заинтересованной стороне необходимо заранее сформулировать цель назначения экспертизы: «для разъяснения возникающих при рассмотрении дел вопросов, требующих специальных знаний». Именно наличие вопросов , для разъяснения которых требуются специальные знания, в делах, связанных с нарушением прав на интеллектуальную собственность ( в частности, нарушение патента на изобретение), обусловило необходимость при рассмотрении подобных дел при проведении патентно-технической судебной экспертизы.
В отличие от инициативной экспертизы проведение судебной экспертизы вызывает ряд дополнительных проблем: более высокая стоимость экспертизы, затруднения в выборе эксперта, согласование с экспертом организационных вопросов, например. с выездом, или без выезда к месту нахождения исследуемого объекта будет проводиться экспертиза. Довольно интересный вопрос, по которому нет однозначного ответа в законодательстве: обязательно ли эксперт, кроме документации должен исследовать анализируемый объект. Большинство юристов на этот вопрос ответят утвердительно, но это далеко не так. Проверка факта внедрения изобретений на крупных предприятиях ССР показала, что в 90% случаев невозможно исследовать объект по ряду причин. Например, доля такого исследования необходимо на несколько дней остановить ядерный реактор, гидротурбину мощностью в несколько мегаватт, или разобрать и собрать с ухудшением балансировки авиационный двигатель. даже остановить и разобрать станок никто не позволит. Поэтому на практике по молчаливому согласию сторон экспертиза производилась только по документации, например, сравнивать патента(раньше А св) и чертеж. Это положение следовало бы закрепить законодательно, в например, в АПК и ГПК.

Экспертиза в судах общей юрисдикции

Порядок назначения экспертизы в судах общей юрисдикции отличается от экспертизы для арбитражных дел и регламентируется ст.79…87 ГПК РФ. Согласно ст. 79 судья самостоятельно назначает экспертизу и выбирает эксперта.
Для примера можно привести одно подобное дело, которое благополучно завершилось в первой инстанции и в дальнейшем решение не обжаловалось в вышестоящих инстанциях.
Это дело касалось вопроса нарушения исключительных прав, вытекающих из патента на изобретение на конструкцию станка. Станок предназначался для пищевой промышленности. Было изготовлено около ста таких станков. С автором лицензионное соглашение не было заключено. Судья назначил экспертную комиссию из трех человек: двух патентных поверенных и председателя областного совета ВОИР. При этом предполагалось, что суд примет решение с учетом мнения большинства. Предложено на собственное усмотрение оформить три экспертных заключения, если мнения экспертов разойдутся, или одно общее при совпадении выводов. Это согласуется с требованиями ст.83 ГПК РФ «Комиссионная экспертиза». Комиссионная экспертиза, в отличие от комплексной подразумевает привлечение двух или более экспертов одной области знания ( в этом примере -патентоведение). Учитывая, что мнение трех экспертов совпало, суд вынес положительное решение. опыт показал, что привлечение двух специалистов недостаточно, т.к. при их разногласии будет необходима экспертиза (ст.87 ГПК РФ).
По поводу привлечения ВОИР к экспертизе следует заметить следующее. В доперестроечный период ВОИР был единственным защитником изобретателей. В последующее время появились патентные поверенные и судебные эксперты, а ВОИР постепенно потерял свои позиции. Кроме того, если в составе структуры ВОИР. нет ни одного патентного поверенного,то, учитывая, что ВОИР-это общественная организация, его привлечение для экспертизы кажется весьма сомнительным.
Таким образом, применение в арбитражном процессе и в судах общей юрисдикции инициативных заключений может оказаться очень полезным, оказать решающее влияние на ход судебного процесса и в большинстве случаев позволит обойтись без судебной экспертизы. Хорошая подготовка на этапе досудебного разбирательства уменьшит затраты времени и материальные средства в процессе судебного разбирательства.

Для журнала «Интеллектуальная собственность» ,№ 7 , 2010г
Патентный поверенный РФ, рег № 466 Болотин Николай Борисович